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商标律师怎么找,商标侵权诉讼流程

来源: 法律常识 作者: 法律常识 时间:2022-12-30 21:19:21
律师办理商标侵权案件诉讼业务操作指引


《律师办理商标侵权案件诉讼业务操作指引》

(2021年12月24日发布)

目 录

第一章 商标权及商标权稳定性判断

一、商标权

二、商标权稳定性判断

第二章 商标侵权的类型及侵权判定

一、侵权行为类型

二、法律依据

三、商标侵权的判定

第三章 商标侵权案件的常用取证方式及取证内容

一、商标侵权案件的常用取证方式

二、商标侵权案件的取证内容

第四章 商标侵权案件的诉讼请求

一、停止侵害

二、赔礼道歉、消除影响

三、赔偿损失

第五章 商标侵权的被诉抗辩

一、诉讼主体不适格抗辩

二、被控侵权商标与注册商标不构成相同或类似的抗辩

三、在先使用抗辩

四、合法来源抗辩

五、权利商标瑕疵抗辩

六、正当使用抗辩

第六章 注意事项




第一章 商标权及商标权稳定性判断


一、商标权

商标权,是指商标所有人对其商标所享有的独占的、排他的权利。在我国由于商标权的取得实行注册原则,因此,商标权实际上是因商标所有人申请、经国家知识产局核准注册的而对商标享有的专有权利,即因商标注册而产生的专有权。

(一)商标的概念

商标是用以区别商品和服务不同来源的商业性标志,由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音或者上述要素的组合构成。商标是用来区别一个经营者的商品品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记。任何能够将自然人、法人或者其他组织的商品与他人的商品区别开的标志,包括文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合和声音等,以及上述要素的组合,均可以作为商标申请注册。

(二)商标分类

根据我国商标法的规定,商标的类型包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标。商标局将尼斯分类的商品和服务项目划分类似群,并结合实际情况增加我国常用商品和服务项目名称,制定《类似商品和服务区分表》(以下简称《区分表》),具体分类为:

1.商品商标,是指商品生产者在自己生产或经营的商品上使用的,所属尼斯分类的第 1~34 类;

2.服务商标,是指提供服务的经营者为将自己提供的服务与他人提供的服务相区别而使用的标志。所属尼斯分类第35~45类;

3.集体商标,是指以团体、协会或者其他组织名义注册,供该组织成员在商事活动中使用,以表明使用者在该组织中的成员资格的标志。

4.证明商标,是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制,而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务,用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。

(三)商标侵权的概念

行为人未经商标权人许可,在相同或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的商标,容易导致混淆的;行为人销售侵犯注册商标专用权商品的行为。或者其他干涉、妨碍商标权人使用其注册商标,损害商标权人合法权益的其他行为。

二、商标权稳定性判断

(一)评估权利商标是否存在无效的法律风险

根据《中华人民共和国商标法》四十四条、四十五条规定,获准注册的权利商标如果存在《中华人民共和国商标法》四十四条、四十五条规定的商标无效的情形,该注册商标专用权自始无效。因此,商标权利人提起侵害商标权之诉时需要审查、评估权利商标是否存在被认定无效的法律风险。

(二)评估权利商标是否存在被撤销的法律风险

根据《中华人民共和国商标法》第四十九条规定注册的权利商标如果存在《中华人民共和国商标法》第四十九条规定的商标撤销的情形,权利商标在诉讼过程中面临被撤销的法律风险,因此,商标权利人提起侵害商标权之诉时需要审查、评估权利商标是否存在被撤销的法律风险。

(三)审查商标是否处于有效状态

根据《中华人民共和国商标法》第三十九条、第四十条规定,商标的有效期限为十年,期限届满后需要向国家知识产权局办理商标续展手续,因此,商标权利人提起侵害商标权之诉时需要审查、权利商标是否处于有效期限内,是否需要办理商标续展手续。


第二章 商标侵权的类型及侵权判定

一、侵权行为类型

(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;

(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;

(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;

(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;

(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;

(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;

(七)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;

(八)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;

(九)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。

二、法律依据

《中华人民共和国商标法》第五十七条规定,有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:

(一)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;

(二)未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的;

(三)销售侵犯注册商标专用权的商品的;

(四)伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的;

(五)未经商标注册人同意,更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的;

(六)故意为侵犯他人商标专用权行为提供便利条件,帮助他人实施侵犯商标专用权行为的;

(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定,下列行为属于商标法第五十七条第(七)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:

(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;

(二)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;

(三)将与他人注册商标相同或者相近似的文字注册为域名,并且通过该域名进行相关商品交易的电子商务,容易使相关公众产生误认的。

三、商标侵权的判定

根据商标法的规定,认定侵犯商标权行为主要涉及对相关公众、商标近似、类似商品等基本概念或者事实的界定,以及人民法院对商标侵权行为认定原则问题。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条至第十二条针对前述情况,对实践中长期使用但是一直没有明确规定的一些基本概念作出了解释。

(一)商标相同或近似

根据商标法的规定,对侵犯商标权行为的认定与判断商标的相同与近似密切相关。因此,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条商标法第五十七条第(一)(二)项规定的商标相同,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。其含义是指,从一般消费者的角度凭视觉,判断所对比的商标大体上不存在差别,就构成商标相同。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款规定,商标法第五十七条第(二)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。实践中,因商标近似而构成侵权的情形更为普遍。所谓商标近似,是指构成注册商标的各个要素相近似。但哪些属于法官应当注意的商标比对的要素,过去实践中对其理解和适用并不统一。该款规定界定了这些要素:文字的字形、读音、含义;图形的构图、颜色;各要素组合后的整体结构。对立体商标,则存在:立体形状、颜色组合等。商标相近似的效果,应当达到容易使相关公众对所标识商品的来源产生误认,或者与此种来源于注册商标所标识的商品等有某种特定的联系。

(二)关于类似商品、服务以及商品与服务的类似

侵犯商标权案件中,对所涉及的商品或者服务是否为同种或者类似,是认定是否为侵权行为的又一重要事实。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条界定了类似商品、类似服务和商品与服务的类似,便于法官适用法律中运用。该条第一款规定:“商标法第五十七条第(二)项规定的类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。”该条第二款规定:“类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。”该条第三款规定:“商品与服务类似,是指商品和服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。”根据上述规定,判断类似商品的要素包括商品的功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等;判断类似服务的要素包括服务的目的、内容、方式、对象等。同时,相关公众一般认为这两者与相关对象存在特定联系、容易造成混淆的,也构成类似商品或者类似服务。

(三)关于相关公众

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第八条对商标法中规定的“相关公众”作了规定,商标法所称相关公众,是指与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。这就是说, 商标法规定的相关公众包括两部分:一是与商标所标识的某类商品或者服务有关的消费者,也就是最终消费者;二是与商标所标识的某类商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。这两部分公众中,涉及任何一部分人都是法律规定的相关公众。不是两部分人都涉及才构成商标法所称的相关公众。

(四)判定原则和比对方法

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十条规定:“人民法院依据商标法第五十七条第(一)(二)项的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:

1. 以相关公众的一般注意力为标准;

2. 既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;

3. 判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。”根据上述原则依法判断商标相同或者近似,要注意把握以下几个要点:

(1)要以包括相关消费者和经营者的公众的一般注意力为标准判断。

商标的基本功能就在于使消费者在购买商品、服务时便于识别这些商品和服务,以及他们的来源。商品相同或者近似也一般发生在市场中,受影响的主要是相关的消费者和特定经营者。所以事后法官审判案件在认定、甄别商标相同、近似时,判断注意力也要回归到此种情景,也要以相关消费者和特定经营者的注意力为标准。这种注意力不是该领域相关专家所具有的注意力,专家的注意力过于专业可能出现判断标准过严的情况。但也不是一个与一般消费者有别的粗心大意的消费者的注意力,以他们的注意力判断又可能施之过宽,可能出现漏掉已经构成商标相同或者近似的情形。要以前面所提两者中间选择大多数相关公众通常的、普通的、一般的注意力为标准。这就涉及到行为主体的一种行为能力的判断,审判实践中也称为认定商标相同或近似的主观标准。法官在分析、判断和采纳有关证据作为定案依据和产生心证过程中,都要坚持以相关公众的一般注意力为标准。

(2)准确地掌握对商标相同或者近似的整体、要部和隔离的比对方法。按照消费者在市场中对商标的感知规律,审判和行政执法实 践中常常运用商标整体、要部比对和将商标隔离开比对的方法,来判断商标的相同,特别是商标的近似。

① 整体比对

又称为商标整体观察比较,是指将商标作为一个整体来进行观察,而不是仅仅将商标的各个构成要素抽出来分别进行比对。这是因为商标作为商品或者服务的识别标志,是由整个商标构成的,在消费者的记忆中留下的是该商标的整体印象,而不是构成该商标的某些单个要素。因此,当两个商标在各自具体的构成要素上存在区别,但只要将它们集合起来作为一个整体,因此而产生的整体视觉,仍有可能使消费者产生误认,就应当认定为近似商标。反之,如果两个商标的部分组成要素可能相同,但是它们作为一个整体并不会使消费者产生误认,即整体视觉不同,就不能认定为近似商标。

② 要部比对

又称为商标主要部分观察比较,是指将商标中发挥主要识别作用的部分抽出来进行重点比较和对照,是对整体比对的补充。此种比对方法也是根据消费者在市场中对商标与商品的具体感受和记忆而采用的一种方法。一般地说,消费者对商标的感受和留下最深的记忆,是商标的主要部分或者称要部,即商标中起主要识别作用的部分。当两个商标的主要部分相同或者近似,就容易造成消费者的误认,就可以判断为商标近似。

③ 隔离比对

又称为对商标的隔离观察比较,是指将注册商标与被控侵权的商标放置于不同的地点在不同的时间进行观察比对,不是把要比对的两个商标摆放在一起进行对比观察。这是一种基本的商标比对方法,无论在进行整体比对还是要部比对时,都应当采用隔离比对的方式。一般地说,消费者寻找自己所要的商品,总是凭着以往头脑中对某种商品或者服务的广告宣传所遗留的商标印象,在市场中寻找所感知的某种品牌的商品或者服务。在市场中,不同商标的商品一般也不是同时摆放在同一个柜台中。在消费者的思维中,多数情况下不是两种要比对的商标同时存在,而是存在以前见到过在头脑中记忆的商标,与当前见到的商标的比较。

(3)判断商标近似中的注册商标显著性和知名度要素

① 商标显著性要素:根据商标法第九条的规定,注册商标应当具有显著特征,便于识别。显著性,又称为识别性,是指将商标使用于商品或其包装以及服务上时,能够引起一般消费者的注意,并凭此与其他商品或者服务相区别。商标的显著性,是注册商标的构成要件, 是对申请商标进行实质审查的重要方面。对于注册商标来说,应当都具有显著性,当实践中,其显著性仍旧存在大小程度不同之分。有的商标设计独创性很强,如用文字、拼音字母等,可以组合成并未实际存在的文字字义,属于生造的文字,被控商标的“搭车”近似,很容易认定。对于显著性弱的商标,指控他人商标与自己商标近似就相对难以判断。

② 商标知名度要素:商标知名度对商标近似的认定与商标的知名度也密切相关。依据商标对社会影响的大小强弱,可以将商标分为驰名商标和非驰名商标。在驰名商标或者非驰名商标中,对商标的知名度也有不同的等级和程度。一些违法行为人为自己的私利往往设计与他人知名度高的商标,甚至驰名商标近似的商标,此种行为会造成淡化他人驰名商标损害他人合法权益的后果。所以,对显著性强、知名度高的商标,容易被当成目标受到不法侵害,应当提供更加充分的保护。在判断认定商标近似时,应当考虑商标的显著性与知名度要素。


第三章 商标侵权案件的常用取证方式及取证内容

一、商标侵权案件的常用取证方式

(一)公证取证

根据《民事诉讼法》第六十九条之规定经过法定程序公证证明的法律事实和文书,人民法院应当作为认定事实的根据,但有相反证据足以推翻公证证明的除外。公证证据具有推定为真的效果,一般为法院直接采信,除非有相反证据足以推翻公证证明的除外。公证机关对证据进行保全,其效果与法院依职权所进行的证据保全,是基本相等的。因此,当发现商标侵权行为事实存在时,可向公证机关申请公证保全侵权事实的证据,以便诉讼之需。

(二)可信时间戳取证

可信时间戳是由权威可信时间戳服务中心签发的一个能证明数据电文(电子文件)在一个时间点是已经存在的、完整的、可验证的、具备法律效力的电子凭证,可信时间戳主要用于电子文件防篡改和事后抵赖,确定电子文件产生的准确时间。针对互联网上的侵权事实,如网页、电子邮箱、网络图片、音频、视频影像、微信、微博等可通过可信时间戳进行证据保全。可信时间戳取证网址为https://www.tsa.cn/;取证流程为:注册/登录可信时间戳网站——登录取证系统取证——证据确认——下载可信时间戳证据包。

(三)行政投诉取证

商标权利人可以向侵权所在地行政职能部门进行侵权举报,在举报时商标权利人需要提交相应的主体资格证明文件、商标权属证明文件,举报申请书等材料。行政机关可以查阅、复制与案件有关的合同、帐册等有关文件,询问当事人和证人,采用拍照、摄像等方式进行现场执法检查。涉嫌侵犯商标专用权的,上述行政执法部门可以对涉嫌侵权的产品清点数量、规格后查封并从中抽取样品,进行行政查处。

二、商标侵权案件的取证内容

侵害商标权纠纷案件,在进行取证时需要注意取得侵权商品或服务内容的的呈现样式证据、比如侵权商品实物、宣传单、物料单等能够体现侵权商品或服务所使用的被控侵权商标标识的材料,在取证过程中也要注意收集体现侵权规模、时间等相关证据材料,同时向侵权商品或服务的提供者索要发票或收据等可以证明侵权商品或服务提供者体现获利或损失大小的证据。


第四章 商标侵权案件的诉讼请求

一、停止侵害

对于行为人实施的侵害权利人商标的行为,依据《中华人民共和国民法典》第1167条 规定,权利人有权主张其停止侵权行为,如果在案件审理过程中行为人已经停止被控侵权行为,权利人可以当庭放弃停止侵害的主张。

二、赔礼道歉、消除影响

对于行为人实施的侵害权利人商标的行为,如果导致权利人人格、信誉、商誉受损,依据《中华人民共和国民法典》第1167条 规定,权利人可以根据案件具体类型主张行为人在一定范围内赔礼道歉、消除影响。

三、赔偿损失

对于行为人实施的侵害权利人商标的行为,根据《中华人民共和国民法典》1167、1184、1185条的规定,权利人可主张行为人赔偿财产损失,对于故意侵害他人知识产权的,情节严重的,权利人有权主张相应的惩罚性赔偿,即商标侵权赔偿可主张惩罚性赔偿。但商标侵权损害赔偿以弥补权利人因侵权所遭受的损失为目的,同时考虑商标的使用,除了权利人自己使用,还可以通过与他人签订商标许可使用合同并由对方支付一定的许可使用费后,由他人使用及侵权人恶意侵权的情形。因此根据《中华人民共和国商标法》第六十三条之规定侵犯商标专用权的赔偿数额,按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定;权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额。赔偿数额应当包括权利人为制止侵权行为所支付的合理开支。人民法院为确定赔偿数额,在权利人已经尽力举证,而与侵权行为相关的账簿、资料主要由侵权人掌握的情况下,可以责令侵权人提供与侵权行为相关的账簿、资料;侵权人不提供或者提供虚假的账簿、资料的,人民法院可以参考权利人的主张和提供的证据判定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的,由人民法院根据侵权行为的情节判决给予五百万元以下的赔偿。


第五章 商标侵权的被诉抗辩

一、诉讼主体不适格抗辩

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》的规定,商标侵权诉讼的原告应当是注册商标的所有权人或者利害关系人,利害关系人包括注册商标使用许可合同的被许可人、注册商标财产权利的合法继承人等。在发生注册商标专用权被侵害时,独占使用许可合同的被许可人可以向人民法院提起诉讼;排他使用许可合同的被许可人可以和商标注册人共同起诉,也可以在商标注册人不起诉的情况下,自行提起诉讼;普通使用许可合同的被许可人经商标注册人明确授权,可以提起诉讼。因此,商标侵权案件原告的主体应当符合上述规定,如果原告不符合上述规定,被告可以提出原告诉讼主体不适格的抗辩。

二、被控侵权商标与注册商标不构成相同或类似的抗辩。

根据商标法的规定,未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标相同的商标的;在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的。首先,确定注册商标专用权的权利范围,应当以核准注册的商标和核定使用的商品为限。而不能以注册商标所有人实际使用的商标和该商标实际使用的商品为准。其次,确定被控侵权的具体对象,被控侵权的商标,接下来将被控侵权对象与注册商标和该注册商标所核定使用的商品进行比较,认定被控侵权的商标与注册商标是否相同或者近似,以及被控侵权商标所使用的商品与该注册商标所核定使用的商品是否属于同一种类或者相类似。判断近似商标时所称的近似需要达到了易造成混淆的程度,即将该商标使用在与注册商标核定使用的商品相同或者类似的商品上,普通消费者可能会对商品的来源产生错误的认识。比较时应当采用隔离观察、整体观察和要部观察的具体比较方法。第三,是被控侵权的商标所使用的商品。根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十一条 商标法第五十七条第(二)项规定的类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系容易造成混淆的服务。商品与服务类似, 是指商品和服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。如果经过上述比较得出商标不相同或者不相近似或者产品不属于同一种商品或者类似商品,就可认定不构成侵权。

三、在先使用抗辩

《中华人民共和国商标法》第五十九条商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

为了平衡在先商标使用人与商标注册人之间的利益,《中华人民共和国商标法》对在先使用的驰名商标、在先使用并有一定影响的商标给予了保护。在符合下列条件的前提下,被告可以在先使用未注册商标进行有效抗辩:

(一)被控侵权商标在原告注册商标申请日前使用。

(二)被控侵权商标与注册商标相同或近似。

(三)在先使用的商标已具有一定知名度形成一定的影响力,对知名度的要求无需过高,并不要求在全国范围内知名,只要为一定区域的消费者认可,被告也可以此进行抗辩。

四、合法来源抗辩

《中华人民共和国商标法》第六十四条销售不知道是侵犯注册商标专用权的商品,能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,不承担赔偿责任。该条规定了商标侵权被告(销售商)的赔偿损失法律责任承担的免责抗辩理由,即在未知的情况下销售了侵犯注册商标专用权的商品,若能证明该商品是自己合法取得并说明提供者的,那么即使构成侵权也不承担赔偿责任。但是,并非所有销售“合法取得”的侵权商品都可以免除侵权责任。还应当结合销售方是否尽到必要的审查注意义务,进而合理确定侵权责任的承担。

五、权利商标瑕疵抗辩

(一)权利商标非规范性使用抗辩

1.《中华人民共和国商标法》第四十九条 商标注册人在使用注册商标的过程中,自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的,由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的,由商标局撤销其注册商标。

2.第五十六条 注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

根据以上规定,如果原告使用注册商标的过程中自行改变了注册商标,对注册商标进行非规范性的使用,被告可以以权利商标并非对注册商标的使用为由进行抗辩。

注意:权利商标非规范性使用抗辩可以影响赔偿损失中数额的认定,但对侵权行为是否成立不产生实质性影响。

(二)商标连续三年不使用撤销抗辩

1.《中华人民共和国商标法》第四十九条 注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商 标局申请撤销该注册商标。

2.第六十四条 注册商标专用权人请求赔偿,被控侵权人以注册商标专用权人未使用注册商标提出抗辩的,人民法院可以要求注册商标专用权人提供此前三年内实际使用该注册商标的证据。注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标,也不能证明因侵权行为受到其他损失的,被控侵权人不承担赔偿责任。

因此,如果经调查注册商标权利人已连续三年没有使用注册商标,被告可以向商标局对原告注册商标提出连续三年未使用的撤销申请,并可以向法院提出中止审查。是否中止由人民法院依据职权予以审查。

注意:商标连续三年不使用撤销抗辩可以影响赔偿损失中数额的认定,但对侵权行为是否成立不产生实质性影响。

六、正当使用抗辩

《中华人民共和国商标法》第五十九条 注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号, 或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

三维标志注册商标中含有的商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。主要包括以下几种使用方式:

1、通用名称的正当使用

相对于特有名称而言,通用名称是指在一定范围内被普遍使用的某一商品种类的名称。根据形成过程和原因,通用名称可分为二类:一是规范的商品名称,如在国家标准、行业标准以及专业工具书、辞典中载明的商品名称;二是约定俗成的商品名称、普遍使用的表示某类商品的通用名称或商品名称的简称。

2、地名的正当使用

地名是指具有特定空间位置和地域范围的地理实体的专有名称,包括行政区划的地理名称、自然地理区域的名称等。由于地名是标示特定地理实体的词汇,属于公共资源,为社会公众所共享,故《中华人民共和国商标法》规定,县级以上行政区划的地名以及为公众知晓的外国地名,不得作为商标注册,但地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外。但对于已注册为商标的具有第二含义的地名、县级以下行政区划地名以及自然地理名称等,由于其兼具商标法律属性和地名自然属性,两者相互交叉,因此在涉及地名商标的商标侵权诉讼中,可就涉及地名商标正当使用抗辩。


第六章 注意事项

一、两个注册商标之间产生的冲突争议,人民法院不予受理,应先向有关行政主管机关申请解决。

根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款:原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。因此,两个注册商标之间产生的冲突争议,应先向有关行政主管机关申请解决。

二、被控侵权人拥有注册商标但系对注册商标进行非规范性使用的,原告提起诉讼的,人民法院应当予以受理。

根据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲 突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款规定:原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。这是对于超出注册商标专用权范围使用的注册商标直接的冲突,人民法院可以作为民事案件予以受理。根据商标法 第五十六条注册商标的专用权,以核准注册的商标和核定使用的商品为限。被告超出商标专用权的范围不再是对注册商标专用权的行使,不能阻却侵权行为的构成。因此,《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条第二款但书部分规定了由此引发的纠纷,人民法院应当受理,对注册商标非规范性使用是否构成侵犯他人注册商标专用权进行认定,但是如果被告未 改变注册商标的显著特征,原告对被告注册商标的使用提出侵权诉请,不属于人民法院的受案范围。

三、被控侵权人即使有注册商标,并且规范使用,如果违反商标法第十三条的规定,人民法院依法可以判决禁止被告使用该注册商标。

根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十一条 被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定,复制、摹仿或者翻译原告驰名商标,构成侵犯商标权的,人民法院应当根据原告的请求,依法判决禁止被告使用该商标,但被告的注册商标有下列情形之一的,人民法院对原告的请求不予支持:

(一)已经超过商标法第四十五条第一款规定的请求宣告无效期限的;

(二)被告提出注册申请时,原告的商标并不驰名的。

四、将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的,构成对他人注册商标的侵权。

任何民事主体在市场经营交易中都要使用自己的名称或者姓名,特别是自然人以外的民事主体,如企事业单位法人,他们的名称都要经过工商行政主管部门办理登记手续。个体工商户等在经营中也可以起字号。民事主体在市场经营中的名称字号,也成为重要的标识,起着区分民事主体和他们商品或者服务来源的重要作用。由于名称字号有地域性的特点,又由各地方工商行政管理部门注册登记,因此,在不同地区可能存在相同或者相近似的名称字号。注册商标是由文字、图形或者它们的组合等经过国家市场监督管理总局商标局注册而授予的。不少商标注册人以自己企业的名称字号注册为商标。国家市场监督管理总局对名称字号的登记与商标注册分别由两个不同的部门办理。在实践中常出现企业名称字号与注册商标文字相同或者近似的情形,如果他人故意在相同或者近似商品上突出使用他人注册商标的企业字号,造成相关公众产生误认,构成商标侵权。

认定此种侵犯注册商标权的行为,要注意构成的条件:

(一)使用了与他人注册商标相同或者相近似的文字;

(二)行为人将所使用的文字作为其企业的名称字号;

(三)将名称字号在与商标权人注册商标所标识的相同或者类似商品上突出醒目地使用;

(四)造成了容易使相关公众产生混淆、误认。

五、商标侵权案件管辖

根据《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第六条因侵犯注册商标专用权行为提起的民事诉讼,由商标法第十三条、第五十二条所规定侵权行为的实施地、侵权商品的储藏地或者查封扣押地、被告住所地人民法院管辖。

前款规定的侵权商品的储藏地,是指大量或者经常性储存、隐匿侵权商品所在地;查封扣押地,是指海关、市场监督等行政机关依法查封、扣押侵权商品所在地。

第七条 对涉及不同侵权行为实施地的多个被告提起的共同诉讼,原告可以选择其中一个被告的侵权行为实施地人民法院管辖;仅对其中某一被告提起的诉讼,该被告侵权行为实施地的人民法院有管辖权。

侵权商品的储藏地,是指大量或者经常性储存、隐匿侵权商品所在地;查封扣押地,是指海关、市场监督等行政机关依法查封、扣押侵权商品所在地,不包括法院采取临时措施进行扣押查封侵权商品所在地。在侵权商品储藏地或者扣押地,当事人可以起诉实施储存、保管、运输等行为的行为人,也可以起诉该部分商品的经销商、制造商,或者同时起诉各行为人。


来源:湖南省律师协会

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