作者：张鹏

摘要

3月3日，最高人民法院公布施行《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》，对惩罚性赔偿制度的法律适用有极强的指引作用。其第1条明确惩罚性赔偿的适用条件是“被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重”，第2条对程序性事项作出明确，第3条和第4条对“故意侵权”和“情节严重”的构成要件、典型情形进行规范，第5条和第6条分别对知识产权惩罚性赔偿制度适用中的基数、倍数认定作出规范。本文对第3条的理解适用进行讨论，该条文将“收到权利人通知警告后继续实施侵权行为”作为构成“故意侵权”的典型情形之一。在司法实践中，构成“收到权利人通知警告后继续实施侵权行为”，需要重点判断两个问题：权利人的通知警告是否适格？被控侵权人在收到权利人的通知警告之后的何种行为构成“故意”？本文重点讨论这两个实务问题。

知识产权惩罚性赔偿制度的适用要件是故意侵权和情节严重。3月3日，最高人民法院公布施行《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》（以下简称“知识产权侵权惩罚性赔偿司法解释”）。民法典以及专利法、商标法、著作权法、反不正当竞争法规定了知识产权惩罚性赔偿制度，其适用前提是“被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重”，其中“情节严重”是客观要件，“故意侵权”是主观要件，相对而言主观要件更难以证明。知识产权侵权惩罚性赔偿司法解释进一步明确了“本解释所称故意，包括商标法第六十三条第一款和反不正当竞争法第十七条第三款规定的恶意”，从而解决了商标法和不正当竞争法将主观要件设定为“恶意侵权”，与民法典、专利法、著作权法将主观要件设定为“故意侵权”之间的冲突。在未来司法实践中，主要争议的焦点将是何种情况下属于“故意侵权”。

构成“故意侵权”的典型情形之一是，收到权利人通知警告后继续实施侵权行为。对于“故意侵权”的认定，知识产权侵权惩罚性赔偿司法解释第三条第一款规定，对于侵害知识产权的故意的认定，人民法院应当综合考虑被侵害知识产权客体类型、权利状态和相关产品知名度、被告与原告或者利害关系人之间的关系等因素。知识产权侵权惩罚性赔偿司法解释第三条第二款进一步列举了构成“故意侵权”的典型情形，亦即，“（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的；（六）其他可以认定为故意的情形。”

其中，第（二）至（四）种情形相对具体[1]，通过侵权人和权利人的特定联系认定其具备主观故意，相当于运用客观情况证明主观心态，相对易于操作。第（五）项主要考虑到相应行为的主观故意程度，第（六）种情形是兜底条款，包括申请过近似商标并被驳回从而推定其知晓注册商标的情况[2]。实践中适用较为广泛是第（一）种情形，其中涉及到“被告经原告或者利害关系人通知警告后仍继续实施侵权行为”。这种情形的构成要件包括两个方面：权利人发出适格的“通知、警告”，被控侵权人在收到权利人的通知警告之后没有采取合适的行动。本文着重对这两个要件进行分析。

1. 何为适格的权利人通知警告？

通常认为，侵权通知警告，在英文中通常称为“cease and desist letter”，是一种权利人在遇到或者即将遇到知识产权侵权时采取的一种自力救济方式，其主要权利人（包括利害关系人）在发现侵犯其专利权的现象或者存在即发侵权[3]的现象时，自行或通过律师以警告函或发布广告的方式向侵权者或相关人发出的，表达其行为已经或者即将构成侵犯专利权的明确的意思表示。由此，适格的专利侵权警告信关键在于，具有明确的使得发送对象了解和知道其行为构成侵权的事实的效果意思。据此，适格的专利侵权警告信的构成要件包括，发出者所享有的权利、涉嫌侵权人的侵权行为、对涉嫌侵权人的主张。

首先，侵权警告信应当载明发出者所享有的权利。使得发送对象了解和知道其行为构成侵权的事实，首先需要使得发送对象了解和知道专利权人或者利害关系人享有的权利。因此，侵权警告信应当明确给出专利权人所享有的专利权的基本情况。例如，在日本某株式会社（以下简称“A公司”）与石家庄某汽车股份有限公司确认不侵权和损害赔偿纠纷一案[4]中，A公司在提起确认不侵权之诉和专利侵权损害赔偿之诉的前后所发送的警告函，都载明了其专利权的专利号以及相关信息，符合这一构成要件的要求。在A公司于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日发出的警告信中，明确记载“本公司认为来宝S-RV汽车实际侵害了本公司在中国享有的外观设计专利权，外观设计专利号为01319523.9”这一内容，表明专利权人所享有的专利权的信息。在2004年1月9日A公司向12家石家庄某汽车股份有限公司经销商发送的警告信中，明确记载“A公司在中国享有外观设计专利权，外观设计专利号为01319523.9”这一内容，表明专利权人所享有的专利权的信息。

其次，侵权警告信应当载明涉嫌侵权人的侵权行为。在侵权警告信中，应当将行为对象、行为性质、行为内容等作出描述。例如，在上述A公司与石家庄某汽车股份有限公司确认不侵权和损害赔偿纠纷一案中，A公司在提起确认不侵权之诉和专利侵权损害赔偿之诉的前后所发送的警告函，都明确表述了其展示/销售的来宝S-RV汽车侵害外观设计专利权等信息。在A公司社于2003年9月18日、20日、22日、24日和29日发出的警告信中，明确记载“本公司已确认贵公司正在展示/销售石家庄某汽车股份有限公司生产的来宝S-RV汽车。……贵公司如果销售该汽车，将构成侵害外观设计专利权的行为”这一内容，表明了发送对象侵权行为的性质和内容。在2004年1月9日A公司向12家石家庄某汽车股份有限公司经销商发送的警告信中，明确记载“贵公司销售LAIBAO S-RV汽车的行为，构成侵害上述外观设计专利权的行为” 这一内容，表明了发送对象侵权行为的性质和内容。特别是，针对销售者发出的通知警告函应当更加明确，例如，最高人民法院知识产权法庭某实用新型专利权纠纷二审民事判决书[5]中，考虑到“本案权利人在全国范围内就其享有的专利权提起大量侵权诉讼，其中大部分被诉侵权人为终端销售者，且该类销售者多表现为以个体工商户为经营主体的零售商，权利人在起诉此类终端销售者前并未发出侵权警告等通知”等情况，并未支持惩罚性赔偿请求。

最后，专利侵权警告信应当载明对涉嫌侵权人的主张。例如，A公司与石家庄双环汽车股份有限公司确认不侵权和损害赔偿纠纷一案中，在2003年9月18日、20日、22日、24日和29日发出的警告信中，要求立即停止来宝S-RV汽车的销售、以书面形式予以答复。相对而言，在2004年1月9日向12家石家庄某汽车股份有限公司经销商发送的警告信中，仅仅描述了其销售来宝S-RV汽车的行为侵害外观设计专利权，但是对进一步的主张并未作出明确表征，没有指出要求停止侵权或者采取其他的措施，因此，从这种意义上讲，A公司于2004年1月9日向12家石家庄某汽车股份有限公司经销商发送警告信，缺少对涉嫌侵权人的主张，使发送对象了解和知道其行为构成侵权事实的效果意思并不明确，不构成适格的专利侵权警告信。

综上所述，专利侵权警告信的基本属性是一种专利侵权的自力救济方式，专利侵权警告信的根本性质是意思表示。判断是否具有通过自力救济方式制止侵权的明确表示的核心，在于是否具有使得发送对象了解和知道其行为构成侵权的事实的效果意思。适格的专利侵权警告信的构成要件包括，载明发出者所享有的权利、涉嫌侵权人的侵权行为、对涉嫌侵权人的主张。

2. 被控侵权人在收到权利人的通知警告之后应该怎么办？

从收到适格通知警告函的被控侵权人角度而言，没有寻求和遵循称职律师的意见，是构成故意侵权的关键因素。适用知识产权惩罚性赔偿制度的第一种情形“被告经原告或者利害关系人通知警告后仍继续实施侵权行为”，这种情形的构成要件包括两个方面：权利人发出适格的“通知、警告”，被控侵权人在收到权利人的通知警告之后没有采取合适的行动，接下来讨论第二个方面，即“被控侵权人在收到权利人的通知警告之后没有采取合适的行动”。从另外一个方面讲，被控侵权人在收到权利人的通知警告之后应该怎么办，如何操作才能避免被适用惩罚性赔偿？这一问题需要回到“故意侵权”这一知识产权侵权惩罚性赔偿的适用条件之一。然而，故意是一种心理状态，需要通过当事人的行为加以判断。如果被控侵权人没有意识到专利的存在，就不能认定构成故意侵权，这是认定故意侵权的最低门槛；如果被控侵权人意识到了专利的存在，他就具有采取相应措施避免专利侵权行为发生的法律责任，这就是认定故意侵权的较高标准[6]。

通常来说，根据认定故意侵权的较高标准，民事主体在收到侵权的律师函或者警告函的时候，具有尊重权利人知识产权的责任，这一尊重通常表现为寻求和遵循律师意见。因此，就法律实践来看，通过被控侵权人的行为认定其存在故意的主观心态常见情形是，是否寻求和遵循称职律师的意见。也就是说，没有寻求和遵循称职律师的意见，是构成故意侵权的关键因素。

一方面，民事主体在收到权利人的律师函或者警告函的时候，具有寻求和遵循律师意见的义务。在水下装备公司诉莫里森·努森（Underwater Devices,Inc. v. Morrison-Knudsen Co.,Inc.）一案[7]中，美国联邦巡回上诉法院指出，民事主体在收到权利人发出的警告函或者律师函的时候，具有积极注意义务以确定其行为是否构成侵权，可以寻求律师意见并遵照执行，对专利权人发出的警告函或者律师函及时应对可以使得被控告侵权人不构成故意侵权，从而不会承担惩罚性赔偿责任[8]。在本案中，被控侵权人的内部法律顾问经过查询提供了被控侵权人无需向专利权人支付专利许可费的意见，被控侵权人的内部法律顾问认为，涉案专利很可能被宣告无效并且强调“近些年相关声称被侵权的专利有近80%倍被宣告无效”。被控侵权人据此拒绝支付专利许可费。在专利侵权诉讼中，被控侵权人声称其具有对律师意见的良好信任，不构成侵权故意。美国联邦巡回上诉法院则认为，在收到专利权人发出的警告函或者律师函之后，该被控侵权人具有积极义务确定其行为是否构成侵权，这一积极义务包括，在任何可能的侵权行为开始之前，从律师处寻求和获得适格的法律咨询意见的义务。在本案中，被控侵权人的内部法律顾问进行了现有技术检索，但是并没有获得或者分析专利侵权行为发生之前该专利的审查历史，其法律意见在专利权的有效性和侵权判定方面仅有没有支持的结论性表述。同时，被控侵权人明知这一法律意见来自其内部法律顾问并且其内部法律顾问没有专利代理资格，因此，该内部法律意见并非适格的法律意见，被控侵权人构成故意侵权。

我国法律实践已经给出指引，在收到适格通知警告函后应当具备采取相应行动的义务，例如，最高人民法院知识产权法庭在天津比德文科技有限公司、上海欧文斯工业设计有限公司侵害实用新型专利权纠纷二审民事判决书[9]中指出，“欧文斯公司早在2019年5月即联系无锡比德文动力科技有限公司员工告知涉案电动车涉嫌侵犯欧文斯公司专利权的事项，但无锡比德文动力科技有限公司以供货商有相应知识产权为由对欧文斯公司的侵权警告未予理涉。而无锡比德文动力科技有限公司与比德文公司均隶属于比德文控股集团有限公司，比德文公司在明知关联公司已收到欧文斯公司侵权警告的情况下，仍继续实施生产、销售涉案电动车的行为，主观上存在侵权恶意。”

另一方面，也存在着尽管没有寻求和遵循称职律师意见但是不构成故意侵权的个别情况，以及尽管寻求和遵循了称职律师意见但是仍然构成故意侵权的个别情况。首先，就尽管没有寻求和遵循称职律师意见但是不构成故意侵权的个别情况而言，虽然没有寻求和遵循称职律师的意见是构成故意侵权的关键因素，但是这只是构成故意侵权的因素之一。例如，在美国原创公司诉詹金斯食品公司（American Original Corp. v. Jenkins Food Corp.）一案[10]中，美国联邦巡回上诉法院不认为构成故意侵权，其指出，故意侵权需要结合整体情况综合判断，被控侵权人在专利授权后没有去寻求关于是否构成侵权的律师意见，但是被控侵权人改变其生产系统以便于避免侵权，专利权人在提起诉讼之前并未向被控侵权人提出过侵权指控。再如，在国王装备公司诉小谷公司（King Instrument Corp. v. Otari Corp.）一案[11]中，虽然被控侵权人没有寻求律师意见，但是其检查了专利权人的早期产品并且提交了专利权人的专利的改进专利申请，积极参加专利许可谈判，这些都表现出被控侵权人具有避免专利诉讼的意愿，因此不构成故意侵权。其次，尽管寻求和遵循了称职律师意见但是仍然构成故意侵权的个别情况。如果被控侵权人寻求并获得了适格的律师意见，指出专利权无效或者不构成侵权，那么法院通常会认定不具有主观故意；在被控侵权人不完全称职，并未完全遵循律师意见等情形下，应当认定为其具有主观故意。但是，在蓄意抄袭、隐匿侵权行为等情况下，即使寻求和遵循了称职律师意见，仍然应当认定为其具有主观故意。

综上所述，虽然存在着的尽管没有寻求和遵循称职律师意见但是不构成故意侵权的个别情况，以及尽管寻求和遵循了称职律师意见但是仍然构成故意侵权的个别情况，从收到适格通知警告函的被控侵权人角度而言，没有寻求和遵循称职律师的意见，是构成故意侵权的关键因素。回归到“收到权利人的通知警告之后应该怎么办”这个问题，应当及时寻求和遵循称职律师的意见，避免被认定构成故意侵权从而使用惩罚性赔偿。

[注]

[1] 第（三）项关于被告与原告或者利害关系人具有特定关系接触过被侵害知识产权的情形，较为具体明确。例如在巴洛克木业（中山）有限公司诉浙江生活家巴洛克地板有限公司、太仓市城厢镇门迪尼地板商行、福建世象家居有限公司侵害商标权及不正当竞争纠纷案中，江苏省高级人民法院认为，浙江巴洛克公司和巴洛克木业公司有过多年的OEM代工合同关系，在双方合作期间内以及合同解除后，浙江巴洛克公司从事针对涉案商标的侵权行为，其主观上系基于对涉案商标的了解，恶意从事侵权行为谋取该商标所蕴含的商业利益。

[2] 参见北京市西城区人民法院 (2017)京0102民初2431号民事判决书、北京知识产权法院(2017)京73民终1991号民事判决书和北京市高级人民法院(2018)京民申4666号民事裁定书。

[3] 张鹏：《专利授权确权制度原理与实务》【M】，北京：知识产权出版社2012年4月版，第334－352页。

[4] 参见河北省高级人民法院（2013）冀民三初字第1号民事判决书和最高人民法院（2014）民三终字第7号民事判决书。

[5] 参见最高人民法院知识产权法庭(2020)最高法知民终357号民事判决书。

[6] Jon E. Wright. Willful Patent Infringement and Enhanced Damages: Evolution and Analysis. 10 Geo. Mason. Law Review 97(2001～2002).

[7] Underwater Devices,Inc. v. Morrison～Knudsen Co.,Inc.,717 F.2d 1380,1390,219 USPQ 569(Fed. Cir. 1983), overruled.

[8] Kalman v. Berlyn Corp.,914 F.2d 1473,1484,16 USPQ2d 1093,1101(Fed. Cir. 1990).

[9] 参见最高人民法院知识产权法庭（2020）最高法知民终1701号民事判决书。

[10] American Original Corp. v. Jenkins Food Corp., 774 F.2d 459,227 USPQ 299(Fed. Cir. 1985).

[11] King Instrument Corp. v. Otari Corp., 767 F.2d 853,226 USPQ 402(Fed. Cir. 1985),cert. denied,475 U.S. 1016(1986).

——（未完待续）——

下篇预告：知识产权惩罚性赔偿制度司法解释的理解（下）将主要讨论惩罚性赔偿制度适用中赔偿额基数和倍数的认定与计算。

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