发专利可以自己找律师嘛，专利权案例分析报告

李兆岭|案例总结：侵权立案，专利权评价报告必要吗？

在以实用新型或外观设计专利为权利基础，起诉他人专利侵权立案时，专利权评价报告是必要的吗？

反过来讲，在实用新型或外观设计专利权方或利害关系人起诉他人侵权时，必须要提交专利权评价报告吗？

理论上不同观点，实务操作方式的不一致，让很多人感到困惑。

这一问题的背后是：滥用诉权与保护创新的博弈与平衡。

今天通过一个实际判例，了解一个最高人民法院的态度。

【案件信息】

案由：侵犯外观设计专利权纠纷

案号：(2020)最高法民再383号

【案件过程】

一审过程：

金晟公司拥有201430169919.4号，名称为“灯球（中华之光）”的外观设计专利（以下简称涉案专利）。2017年，金晟公司发现某某道路工程所安装的路灯与涉案专利相近似，随之将该道路工程的建设单位、施工单位起诉到一审法院，声称建设单位和施工单位未经授权或同意，擅自制造、销售侵害涉案专利的灯球，应当依法承担侵权责任。

金晟公司提交了涉案专利的年费缴纳凭证，用于证明在被诉侵权行为发生时，涉案专利仍然合法有效，但未提交涉案专利权评价报告。因涉案专利为外观设计专利，一审法院在审查中进行释明，要求金晟公司补充提交涉案专利权评价报告。但，金晟公司未按要求向一审法院提交相关材料。

一审法院认为：金晟公司在合理期限内拒不提交涉案专利权评价报告且缺乏合理理由，应承担不利后果。最终,一审法院据此裁定：驳回金晟公司的起诉。

二审过程

金晟公司不服一审判决，对一审法院裁定提起上诉。

二审法院认为：一审法院要求金晟公司提交涉案专利权评价报告并无不当，经一审法院释明相关法律后果后，金晟公司在合理期限内，无正当理由拒不提交，应承担相应的不利后果；同时认为：如果不结合专利权评价报告的分析，难以得出涉案外观设计专利与现有设计或惯常设计之间的区别，也难以确定涉案外观设计专利权的保护范围。最终，二审法院裁定驳回上诉，维持一审裁定。

再审程序：

金晟公司申请再审称:

（一）提交专利权评价报告并非专利权方的法定义务，被诉侵权人没有就涉案专利提出无效宣告请求，也没有提交任何证据证明涉案专利权无效，本案不属于《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（以下简称审理专利纠纷案件若干规定）第八条规定的“根据案件审理需要，人民法院可以要求原告提交检索报告或专利权评价报告”的情形；

（二）即使涉案专利权评价报告对专利权方不利，在被诉侵权人未就涉案专利提出无效宣告请求的情况下，不能仅由于专利权方未提交专利权评价报告，即裁定驳回专利权方起诉；

（三）涉案专利权效力是否稳定与涉案专利权评价报告无关；

（四）二审裁定认定“如果不结合专利权评价报告的分析，难以得出涉案外观设计专利与现有设计或惯常设计之间的区别，也难以确定涉案外观设计专利权的保护范围”，没有法律依据。

综上，请求本院撤销一、二审裁定，依法改判或将案件发回重审。

再审法院认为：

首先，专利权评价报告本质上是专利侵权纠纷民事案件中的一类证据，法院可以决定是否要求专利权方或者利害关系人出具专利权评价报告。

其次，经人民法院提出明确要求，专利权方拒不配合的，法院可以依法作出对专利权方不利的认定或者推定。

最后，专利权评价报告是“审理、处理专利侵权纠纷的证据”，不属于专利权方在提起侵犯外观设计专利权民事诉讼时必须提交的证据。

该案中，虽然金晟公司未按要求向一、二审法院提交涉案专利的专利权评价报告，但是其在二审中提交了国家知识产权局针对涉案专利作出的第41697号决定，该决定对8份现有设计作出认定，认为涉案专利权符合专利法第二十三条的规定，维持涉案专利权有效。二审法院驳回金晟公司上诉，缺乏法律依据，应予纠正。本案应由一审法院继续进行审理。

再审法院最后裁定：撤销一审裁定和二审裁定；指令一审法院审理。

【律师解读】

第一、对于再审法院的观点可以总结如下：

（1）法院要求专利权方出具专利权评价报告没毛病。由于实用新型专利、外观设计专利在授权前并未经过实质审查，专利权效力的稳定性不及发明专利，而专利权评价报告可以作为人民法院判断专利权效力是否稳定的参考。人民法院综合考虑外观设计专利权的保护范围、与现有设计的差异程度、创新高度、专利权效力是否稳定等因素，以及被诉侵权方构成侵权的可能性、应否承担民事责任、国家知识产权局是否就涉案专利作出无效行政决定等因素，有权决定是否要求专利权方或者利害关系人出具专利权评价报告，以判决涉及专利的稳定性。

（2）不区分情况，一概要求提交专利权评价报告，有毛病。专利权方虽未能根据人民法院的要求提交专利权评价报告，但提交了国家知识产权局针对涉案专利作出的无效行政决定，能够证明涉案专利权合法有效的，则不应以专利权方拒不提交专利权评价报告为由，裁定驳回其起诉。

（3）法院提出要求，专利权方无正当理由不配合的，法院可以依法做出不利于专利权方的认定，也没毛病。此处，再审法院没有明确如何处理，只是笼统地说可以进行“不利专利权方的认定或者推定”。本律师理解，从倾向上讲，如果有证据、有依据认定“侵权不成立”，就可以“认定或者推定”侵权不成立；但无证据、无依据呢（假设极端情形，被诉侵权方不答辩，不提无效请求，不提出任何现有设计或现有技术抗辩），法院就很为难了。作为中立的裁判者，法院也不可能代替被诉侵权方提出主张和证据；所以，在特定情形下，可以中止诉讼，也可以“判令”专利权承担不利后果（注意：司法解释是用的“判令”这个词）。

（4）法院裁定“驳回起诉”有毛病！（a）按司法解释，拒不配合法院的，可以“判令”专利权承担不利后果，裁定“驳回起诉”不仅没有法定理由，也没有司法解释的依据；(b)按民事诉讼法，什么情况下才裁定“驳回起诉”，不具有立案条件，或者虽然立案时具备但在诉讼过程中由于情况发生变更，使得案件不具有立案条件的，才适用裁定“驳回起诉”；仅仅未提交评价报告，显著不符合民事诉讼法规定；（c）即使专利这一特殊领域，也只有专利权被宣告无效之后，法院可以裁定“驳回起诉”，等专利权被恢复之后，专利权人可以“卷土重来”，另行起诉。

你看懂了吗？

第二、根据本律师的经验，“专利权评价报告是不是必要”的背后是“反对滥诉与保护创新”的博弈。

对于“专利权评价报告是不是必要”的问题，背后是专利侵权诉讼的两面性，还涉及实用新型和外观设计专利的两面性。由于实用新型和外观设计专利不进行实质审查，因此，就存在部分质量不高的“假专利”。真专利和假专利并存，就导致某些“假专利权人”滥用专利权制度，恶意提起诉讼，进而危害他人合法权益。专利侵权立案要求专利权方提交专利权评价报告的需求，可以在一定程序上制约滥诉的情形。因此，专利侵权立案，要求专利权方提交专利权评价报告，有其合理性。

但，不区分情况，一概要求提交专利权评价报告，不利于保护创新，不符合当前严格知识产权保护的主基调。本律师认为：在当前中国，保护创新、严格知识产权保护仍然是知识产权诉讼的主流和主基调，不能因为存在少量的“假专利权人”，就影响中国知识产权“保护创新”的大事业。因此，对于专利权，在诉讼程序中，应当坚持专利权“推定有效”原则，严格依照民事诉讼法的规定，该立案立案。在案件中，要严格专利侵权原则和方式，依法裁判，以弘扬保护知识产权，尊重创新、尊重创造的主基调。

第三、实务中法院的处理方式。

根据本律师的了解，在实务中，针对专利权方不配合法院，拒不提供评价报告的，法院一般会与被诉侵权方沟通，建议或要求被诉侵权提供相应证据，或者提出无效宣告请求，再裁定中止诉讼，或者做出不利于专利权方的判决。

实务中，被诉侵权方一般会配合法院采取相应的措施，以维护自己的利益。

实务中的这种处理方式符合当前实施情形，也符合专利法司法解释的本意。

本律师的实务建议：

依法依规，积极处理；

如果你是专利权人，应该依法提交专利权评价报告，以维护合法权益；

如果你是被诉侵权方，应该积极举证，充分利用法律，依法保护自己的利益。

（结束）