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本文为笔者《科技企业研发保护》系列实务文章第八篇，其他篇目可见本号阅读。

科技创新公司在对外技术交往中，有时会将部分技术开发工作外包或公司本身就主要从事技术开发服务业务，此类技术外包或技术开发服务业务中，技术委托开发合同是最常见的合同类型。

本文结合法律规定和笔者在大型科研单位从事技术类合同审核的经验，与读者分享技术委托开发合同中创新高度条款的审核要点。

技术委托开发合同是指技术成果需求方与技术成果开发方之间就新技术研发、新产品研制、工艺改进等技术研究开发工作及相应报酬进行约定所订立的协议。技术委托开发合同与其他合同的区别，重点在一个“新”字，即双方约定的开发内容本身并不属于现有技术，而是有一定创新性的新技术，因此此类合同审核的重点也围绕着这一个“新”字。

1. 发明专利和技术秘密要求的技术创新高度

技术开发后形成的技术成果，根据知识产权客体的类别可以分为：(1) 可以申请为专利或以技术秘密进行保护的新的技术方案；(2) 新软件及其源代码;(3) 集成电路布图创新设计; (4) 植物新品种。实务中最常见的是可以申请为专利或以技术秘密进行保护的技术方案，如产品的新功能、工艺的改良方案等，换言之，对于技术成果需求方而言，委托开发的新技术最终的表现形式，大部分都是以发明专利或技术秘密的形式进行保护，即新技术研发成功后，要么申请发明专利，要么作为技术秘密自行保护。

因此，考虑到技术成果最终的表现形式，技术成果的需求方在签订合同时，就应当以法律所规定的发明专利和技术秘密对创新技术成果的要求出发，将技术创新成果的创新高度要求予以明确化。

关于发明专利要求的创新高度，《专利法》二十二条规定了发明专利的三性要求，实用性自不必说，具备创造性能够覆盖具备新颖性的要求，因此是确定技术创新高度的核心指标。创造性是指与现有技术相比，该创新技术方案应当具有突出的实质性特点和显著的进步。可见是否具有创造性的两个核心因素：一是与谁对比？法律规定是将创新技术与现有技术相比；二是对比结果如何？法律规定是“具有突出的实质性特点和显著的进步”。因此，技术创新高度条款的两个核心部分正式基于这两个核心要素。

关于技术秘密要求的创新高度，《反不正当竞争法》的要求较发明专利低一些，要求为“不为公众所知悉”。关于何谓“不为公众所知悉”，可见《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释(2020修正)》第九条，此处不再赘引原文。

2. 技术委托开发合同中应体现出对技术创新高度的要求

结合上述规定，技术成果需求方在签订技术委托开发合同时，应当提前计划好，所研发的技术成果未来以申请发明专利的方式进行保护，还是自行采取保密措施以技术秘密的方式保护。之后再根据法律规定，将上述创新高度要求写入技术开发合同，才能切实起到拥有相关新技术研发成果的作用。如果不在技术合同中对技术创新高度做出具体要求，开发方在开发结束交付成果，需求方将其申请专利时，很可能被国知局以不具有创造性驳回申请；或者在技术秘密维权程序中，法院认定技术成果“不构成不为公众所知悉”从而不予保护，那就失去了签订合同本身的意义。

为避免出现这种情况，根据专利法对创造性的规定，技术需求方在签订委托开发合同时，应当对相关技术领域的现有技术的情况十分熟悉，包括业内公知性相关技术、本领域专利文件已经公开的相关技术等。在合同中，应当将现有技术的情况进行介绍，或可将有关技术文档、专利公开文件作为合同附件，提示双方尤其开发方，现有技术已经进展到了何种程度，尤其是提醒其切勿交付现有技术，同时也作为日后可能产生有关争议的防范措施。

此外，更关键的是，在详述现有技术基础上，计划以发明专利保护技术开发成果的，技术需求方应当在合同中对所希望获得的技术创新高度即目标技术与现有技术之间，在技术创新评定的两个核心维度上进行详细约定：(1) 目标技术与现有技术在技术手段上，要有哪些进展？(2) 目标技术与现有技术在技术效果上，要有哪些突破？

两个指标中，技术效果为根本，技术需求方要对目标技术在技术效果上的实现何种突破进行充分、具体、可量化的数据化约定，并且这种要求应当达到专利法所要求的“具有显著的进步”的程度。至于何种数据指标算是达到“具有显著的进步”的程度，笔者建议，技术需求方可以用本领域大部分普通技术人员是否认为达到这种指标具有很大难度、难以达成为依据。

只有达到该种程度，才更能符合发明专利授权要求，另一方面也倒逼技术开发方努力开发突破性的技术手段，以达到创新技术手段“具有突出的实质性特点”的发明专利授权要求。而能够对这些技术效果进行这种约定的前提，就是技术需求方已经将现有技术能够达到的技术效果的各种数据指标一清二楚。

计划以技术秘密方式保护技术开发成果的，虽然技术秘密创新高度要求较专利为低，笔者同样建议将对上述技术效果进行充分、具体、可量化的数据化约定，使其技术效果在现有技术基础上尽量“具有显著的进步”。这一方面有利于在发生侵权时对构成技术秘密予以认定，另一方面，企业技术秘密与专利申请之间可能会发生转化，该方案日后也许会申请发明专利，据此约定才能实现顺利转化。当然，如果开发资金有限，对于新技术也无申请发明专利的计划，可以将技术成果创新要求按照技术秘密有关要求进行约定。

总之，技术需求方在签订技术委托开发合同时，应当以对相关技术领域现有技术的情况十分熟悉为基础，并注意创新高度条款的审查。该条款重点审查两部分：(1) 现有技术基本情况应当写入合同，并视情况将有关技术公开文件作为附件；(2) 应当对目标技术效果的要求进行充分、具体、可量化的数据化约定，以大部分普通技术人员认为这种指标具有很大难度、难以达成为宜。如此，技术开发方才能取得具有保护价值同样也便于后续保护、运营、维权的新技术成果。

【作者介绍】

耿琛律师，北京市维诗律师事务所律师、专利代理师，北京大学法律硕士、首都经济贸易大学特邀研究员。作为律师代理奇虎360为代表的多家科技创新公司、股权投资公司的多件专利诉讼、投融资纠纷等案件，并担任联想集团移动业务部门等科技公司法律顾问。从事律师前，曾任职大型央企中国通号集团研究设计院担任法律顾问。加入中国通号前，曾在证券公司参与公司并购重组、股权收购、新三板挂牌等业务。

作为国内少数同时具备投融资纠纷代理、专利诉讼代理、大型科技企业内部法律顾问三项实务经验的律师之一，耿琛律师专门从事科技创新公司的法律顾问与争议解决业务：(1) 股权与融资方面：股权架构搭建与公司章程完善、股权激励措施落地、对赌为主的重大融资风险防范、股东权益保护与相关争议解决。(2) 研发知识产权保护方面：技术开发、技术转让许可、软件开发许可等各类技术类合同的审核；专利、技术秘密、软著等各类技术知识产权保护体系的落地搭建与诉讼维权。(3)科企其他常见法律事务：数据安全与隐私合规、科研生产设备采购合同审查、ToB销售合同审查等。

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