专利申请逾期视撤等待恢复,专利法延迟审查

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来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）

作者：王刚 中国贸促会专利商标事务所

原标题：浅析专利申请中的“延迟审查”制度

2019年11月1日起施行的《专利审查指南》在第五部分（专利申请及事务处理）第七章（期限、权利的恢复、中止、审查的顺序）中增加了“8. 审查的顺序”一节。在该节中，除了明确“一般原则”之外，还进一步规定了“优先审查”和“延迟审查”两种特殊情形。这两种情形恰好一快一慢：优先审查是对于满足条件的专利申请加快审查过程的程序；与之相反，延迟审查则是应申请人的请求，对发明申请和外观设计申请推迟审查的程序。

延迟审查的具体规定为：“申请人可以对发明和外观设计专利申请提出延迟审查请求。发明专利延迟审查请求，应当由申请人在提出实质审查请求的同时提出，但发明专利申请延迟审查请求自实质审查请求生效之日起生效；外观设计延迟审查请求，应当由申请人在提交外观设计申请的同时提出。延迟期限为自提出延迟审查请求生效之日起1年、2年或3年。延迟期限届满后，该申请将按顺序待审。必要时，专利局可以自行启动审查程序并通知申请人，申请人请求的延迟审查期限终止。”

总结起来，如下表所示：

延迟审查是早期公开请求审查制的延伸。所谓“早期公开请求审查制”，就是专利局对专利申请进行形式审查之后，将申请公开，申请人可以自申请日起一段时间内的任一时间请求实质审查。换言之，只有在申请已经公开且申请人提出实质审查请求的情况下，专利局才进行实质审查。申请人在法定期限内不提出实质审查请求则被视为自动撤回申请。

这种审查制度被多数国家采用，因为它具有显著的优点：其一，早期公开能够使专利信息尽早公之于众。其二，规定期限内请求审查使申请人有充分的时间来考虑是否提出请求以及何时提出请求。实践中，有相当部分的专利申请在申请人基于商业前景、技术发展等方面的考虑下没有进入实质审查程序。其三，节约成本，一方面申请人不必为没有价值的申请支付审查费用，另一方面专利局也在一定程度上减轻了审查的工作量。【1】

不过，各国对于请求实质审查的法定期限的规定不同，大致在2年至7年之间。根据我国专利法第三十五条第一款的规定：“发明专利申请自申请日起三年内，国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求，对其申请进行实质审查；申请人无正当理由逾期不请求实质审查的，该申请即被视为撤回。”也就是说，我国提出实质审查请求的法定期限是3年。

《专利审查指南》中新增的延迟审查，事实上将进入实质审查程序的期限延长到了最多6年。世界各国的专利制度中，目前还没有类似的制度。有的国家例如日本，选择直接将请求审查的期限规定为7年【2】。《欧洲专利公约》中虽然规定了提出审查请求期限的延长，但是决定由行政委员会做出，而非由申请人提出请求【3】。我国率先引入延迟审查，是专利制度的一次重大创新，也是专利申请人的一项重大利好。

首先，延迟审查使申请人有更多的时间来确认申请的价值，考虑其保护范围，以及选择提交分案申请等。在实践中，申请人可以将请求延迟审查与分案策略相结合，从而在尽可能长的时间范围内保留提出新分案申请的机会，并且为各个申请尝试不同的争辩策略。

其次，对于具有重大改进或者拥有重要商业价值的专利申请，申请人适度利用延迟审查制度，能够实现迷惑竞争对手，使其无法及时获知最终的专利保护范围，不敢贸然研发同类产品的目的，从而获得宝贵的竞争时间，在市场上赢得更大的主动权。

再次，对于外观设计申请，延迟审查可以缩短专利公告与产品上市之间的时间差，有助于新产品对消费者产生最大程度的视觉冲击力和吸引力，并且有效避免竞争对手的仿制。

最后，在延迟审查出台之前，申请人如果希望推迟专利申请的审查进程，一般只能通过答复延期、不全面修改等方式，操作繁琐，不确定性强，而且会影响到正常的审查过程。所以，延迟审查也为申请人提供了更大的灵活性。

然而，一项制度，无论初衷有多么好，带来多少益处，往往依然会产生一些问题。延迟审查也不能例外。

公开后却未进入实质审查程序的专利申请，其技术内容即成为公有技术。而延迟审查制度无疑会延长专利技术进入公有领域的时间，减缓公有技术的积累速度。而且，对于社会公众和竞争对手而言，一项专利申请，哪怕是在公开之后，其权利范围也将变得更加难以预料。这有可能会造成“马太效应”的后果，即行业龙头企业的技术优势不断加大，小微企业的技术创新之路则愈发坎坷。久而久之，可能会对小微企业的发展和社会的创新热情造成不利影响。

此外，延迟审查必然会使专利法第十三条规定的“临时保护期”相应地延长。由于不确定性和事后追溯的特点，临时保护期本就存在着很高的操作难度。这个期间的延长更是对人民法院和专利行政部门提出了更大的挑战。

也许是出于对不利后果的顾虑，专利局仍然保留了终止延迟审查期限，自行启动审查程序的权力。而且，选择将延迟审查作为一个选项放置在《专利审查指南》中，也是一种进退两便的过渡性探索。相信经过实践的检验，会有更详细的配套规定出台，使延迟审查更好地服务于专利制度，实现申请人的权利与社会公众利益之间的平衡。

注：

【1】 莫志成等，《发明专利的延迟审查制与“临时保护”刍议》，《海南大学学报（社会科学版）》，1990年第2期

【2】 日本专利法第四十八条

【3】 《欧洲专利公约》第九十五条

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作者：王刚 中国贸促会专利商标事务所

编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君