专利许可合同，专利许可合同不备案的后果

一、问题的提出

随着我国专利申请数量的快速增长和专利技术产业化发展，专利转移转化活动日趋活跃。近日，国家知识产权局公布了2021年度及近五年备案的专利实施许可合同有关数据，数据显示2017年至2021年五年间备案的合同共计13495份，合同金额高达292.4亿元，其中2021年一年备案的合同数量和金额约占总量的三分之一[1]。从合同备案数量不断增长的趋势可以看出，专利实施许可“钱”景广阔，已经成为权利人获得经济利益的一种重要手段。

专利实施许可是指专利技术所有人或其授权人许可他人在一定期限、一定地区、以一定方式实施其所拥有的专利，并向他人收取使用费用。专利实施许可仅许可专利技术的使用权利，许可人仍拥有专利的所有权，被许可人只是获得了专利技术实施的权利。和一般的商品交易相比，专利实施许可具有特殊性，即交易对象的无形性、地域性以及时间性。这些因素导致专利实施许可合同在履行过程中，交易的双方都面临许多风险[2]。常见风险包括许可范围风险、许可费用风险、许可技术风险、专利无效风险、专利侵权风险、滥用专利权风险等。

在许可技术风险中，专利技术不成熟、许可技术与专利技术不一致导致的纠纷较多。由于专利实施许可合同具有技术和法律的双重属性，因此当发生这类纠纷时，交易双方通常并不熟悉如何结合技术和法律的知识去应对这种风险。本文试图通过分析专利技术不成熟、许可技术与专利技术不一致这两类风险的特点，帮助交易双方在签订许可合同时明确各自的权利义务，尽量提前规避风险，即使将来在合同履行过程中发生争议，也能找到有效的解决途径。

二、专利技术不成熟的风险

1. 专利技术不成熟的原因

许可人许可的专利技术，通常是申请人新发明的技术，尚未进行大规模产业化生产，因此在技术实施过程中可能出现技术障碍、安全隐患等问题，导致无法实施或达不到约定的技术标准。

一项技术方案能获得专利授权，说明其已经满足专利法规定的实用性要求，但是授权审查阶段采用的实用性标准和商业阶段的实际实施并不能完全划等号。专利权人往往不会把所有的技术要点详尽记载在专利说明书里，而是会把某些关键技术作为技术诀窍予以保密，以防止他人仿制其专利。在专利审查阶段，审查员并不会要求申请人提供产业化的成果，只要从本领域技术人员的角度判断，申请的技术方案有进行产业实施的可能性就视为达到实用性的要求，这就导致专利技术很可能在商业实施中无法实施、或无法达到预期的效果。实践中，由此引发的纠纷并不鲜见。

2. 专利技术不成熟的法律责任

法律对技术许可人应该承担的保证义务进行了明确规定，《民法典》第八百七十条规定：技术转让合同的让与人和技术许可合同的许可人应当保证自己是所提供的技术的合法拥有者，并保证所提供的技术完整、无误、有效，能够达到约定的目标。

在名山公司诉周鼎力等专利实施许可合同纠纷一案中[3]，专利权人周鼎力按约向名山公司交付了专利设备、相关的技术情报、资料，并完成了设备的安装、调试。但该套设备在运行中多次发生故障并引发火灾，一直没有达到合同约定的连续、安全生产的标准。虽经多次调试、整改，仍不能正常运行，双方已无继续合作的可能性。在名山公司提出解除合同的诉讼请求后，法院判决解除合同，专利权人周鼎力由于履行合同义务不符合约定，应当承担违约责任。

可见如果许可的专利技术存在瑕疵，不符合合同约定，许可人需要承担违约责任。如果专利技术的瑕疵严重到无法实施，导致合同目的无法实现，被许可人还可以要求解除合同。但是如果专利技术虽然存在瑕疵，但通过整改仍然可以实现合同目的的话，被许可人是无权要求解除合同的。如宏凌公司与福泰高科公司发明专利实施许可合同纠纷一案中[4]，专利权人宏凌公司履行了合同约定的生产线设备安装调试、提供技术服务、技术指导、现场技术培训等主要合同义务，虽然出现了技术问题导致合同履行存在瑕疵，但宏凌公司积极进行了相应修改和调整。法院审理认为专利许可实施的技术方案能够实现合同目的，因此未支持被许可人福泰高科公司提出的解除合同的主张。但是考虑到许可技术的实现的确存在问题，故法院酌定将许可人主张的合同使用费用由151万元降到了100万元。

3. 专利技术不成熟的风险应对

民法典第八百七十二条规定：许可人未按照约定许可技术的，应当返还部分或者全部使用费，并应当承担违约责任。由上述案例可知，当许可人许可的专利技术不成熟、无法实施或实施达不到约定技术标准导致纠纷发生后，被许可人可以请求变更合同降低许可费用，或主张许可人违约由许可人承担违约责任。如果专利技术不成熟严重到导致合同目的无法实现时，被许可人还可以提出解除合同的主张。

笔者认为，为了减少合同履行中专利技术不成熟引发的纠纷，建议交易双方在合同签订时对专利技术进行尽职调查，确认技术的成熟度，对首次产业化的专利技术，可以在许可合同中约定如果专利技术在实施阶段存在问题，可以采取降低许可费用、许可人持续提供技术指导、双方就存在的问题进一步研发等补救措施，同时明确问题出现后双方的责任分配等。

三、许可技术与专利技术不一致的风险

1. 许可技术与专利技术不一致的表现

在专利实施许可合同履行过程中，有时会出现下列情况：许可人交付的技术是正在申请专利的技术，尚未授权；许可人交付的技术资料或样品仅是全部专利技术的一部分；许可人交付的技术图纸和样品是另一件相似的专利技术；许可人交付的技术图纸和样品是在专利技术基础上修改过的技术。

当出现上述情形时，如果交易双方均无异议并不会影响专利实施许可合同的履行。但是如果被许可人有异议，双方便容易产生纠纷，导致合同的履行出现风险。

2. 法院审理思路

当许可技术与专利技术不一致时，被许可人是否可以许可人存在欺诈为由主张合同无效呢？为了指导审理类似案件，北京市高院1991年发布《北京市高级人民法院审理技术合同纠纷案件若干问题的解答(试行)》，第十九条规定：许可人只要确有完整的技术转让，一般不应将该合同以欺诈为由确认无效，而应当认定合同有效，许可人违约。如果许可人根本无技术，即转让的技术是不存在的；或者转让的专利技术属于其他专利权人，自己转让无合法手续的；或者该技术成果根本未申请专利的，可以以欺诈为由确认合同无效。

可见即使交付的许可技术与专利技术不同，一般情况下是无法以此为由主张合同无效的，只能根据许可人的违约程度来主张违约责任。如在胡彪诉苏勇发明专利实施许可合同纠纷一案中[5]，专利权人苏勇仅向被许可人胡彪提供了一份申请号为201110376132.0，发明名称为“一种磷石膏建筑用材及其制备方法”专利申请受理通知书，而没有提供专利技术。随后，苏勇向胡彪提供了两份手写的核心技术，其内容也均与事后公开的专利的技术特征不同。对此，法院认为被告苏勇未向原告胡彪提供约定的技术已经构成违约，应当为此承担相应的违约责任。

从上述案例可以看出，一方面，专利申请技术是可以作为许可技术的。专利申请是否可以作为许可技术在学术界曾有不同观点，2002年国家知识产权局发布实施第一版《专利实施许可合同备案管理办法》，明确专利实施许可合同包括专利申请实施许可合同，即确定了专利申请可以作为许可技术给第三方进行实施。

另一方面，判断交付的许可技术是否与专利技术一致，是将交付的许可技术与合同记载的专利号对应的专利文献公开的技术方案进行对比的。进一步，如果交易双方虽然在许可合同中记载了许可的专利号，但是在约定许可技术细节时又与专利文献公开的内容不同，那么许可人究竟应该交付专利技术、还是交付在专利技术基础上修改过的技术？如果双方发生争议又该如何维护各自权益呢？

在王绍清与天津市长静康复器具有限公司实用新型专利实施许可合同纠纷一案中[6]，专利权人王绍清将专利号为ZL200820135042.6、名称为“电动手推两用轮椅”的实用新型专利许可给长静公司用于生产产品。长静公司按照专利文献公开的附图绘制了产品的三维图纸。在产品生产过程中，经双方同意，对专利产品进行了改动，产品样机实物与实用新型专利说明书所载附图不一致，将单臂手把改为三角型可转动手把。样品研制出来后，长静公司认为该产品不具备残疾人用车的相关功能及便捷性，后双方发生纠纷，长静公司停止生产产品。法院审理后认为，双方在履行合同期间，就产品样式的改动事宜已经过双方协商，双方应当继续履行变更后的合同，长静公司在合同履行期间单方停止生产的行为构成根本违约。

从上述案例可知，如果专利许可合同中明确约定了许可的技术是专利技术，那么实际交付时就应该交付专利技术，如果发生二者不一致的情形，被许可人就可以要求专利权人承担违约责任。但是如果双方在专利技术的基础上进行了变更，并将变更后的技术方案作为许可技术，那么实际交付的应该是变更后的技术，而不再是原始的专利技术。

在判断交付的许可技术与专利技术二者内容是否一致时，采用的原则与用于判断专利侵权的全面覆盖原则类似，即判断许可技术与专利技术的全部技术特征是否一致。如河南力威实业有限公司与陆福才发明专利实施许可合同纠纷一案[7]，被许可人力威公司主张生产出来的设备与专利技术不同，法院认为设备主机与专利权利要求1-10的技术特征相同，故该产品为符合专利技术特征的专利产品。可见法院是通过比对许可技术与专利技术的全部技术特征来判断二者是否一致的。

3. 许可技术与专利技术不一致的风险应对

由上述案例可知，专利技术实施许可合同不会仅仅因为交付的许可技术与专利技术不同而被认定为无效，主张二者不一致通常是被许可人维护自身权利的一种有效手段，可以要求许可人承担违约责任，返还使用费并承担赔偿责任。

笔者认为，为了减少合同履行中交付的许可技术与专利技术不一致引发的纠纷，建议交易双方在合同签订时明确许可的技术范围是否与专利文献公开的内容一致，如果不一致明确区别技术特征所在，并做出相应的免责声明。在履行过程注意保存双方沟通、实施技术的证据，一旦发生纠纷，方便清晰确定交付的许可技术与专利技术不一致的原因并找到相应的责任主体。

四、结语

专利实施许可交易的繁荣为技术创新者们展示了知识变现的广阔前景，专利实施许可合同能够有效促进专利技术的传播和利用。相对于一般商务合同，专利实施许可合同的技术属性决定了其具有特殊性和复杂性，会给交易双方带来不确定的风险因素。探究专利实施许可合同的技术风险，保护权利人的智力成果、保护被许可人的合法权益，这对促进专利技术成果的转化具有积极的现实意义。

本文结合实际案例探究了专利技术不成熟、许可技术与专利技术不一致这两类技术风险的特点和防范措施，希望能够对实务交易双方提供一些有益的启示，也期待引起业内学者专家的重视，集思广益，不断提出和完善专利实施许可合同的风险识别评估、防范和治理的措施与办法，以充分发挥专利实施许可制度的作用与功能，共同推动我国专利许可交易市场的规范与繁荣。

注释：

[1]国家知识产权局.国家知识产权局办公室关于公布2021年度及近五年备案的专利实施许可合同有关数据的通知.

[2]刘文静.论专利实施许可中的风险控制[J].法制与社会,2011.01（中）

[3]最高人民法院.最高人民法院公报,2002年第2期(总第76期).

[4]北京知识产权法院.(2017)京73民初332号民事判决书.

[5]云南省高级人民法院.(2014)云高民三终字第30号民事判决书.

[6]天津市高级人民法院.(2012)津高民三终字第0036号民事判决书.

[7]河南省高级人民法院.(2018)豫民终1906号民事判决书.

本文作者：苏文